Право «Про бизнес» 16 декабря 2019

Как уберечь компанию от потери доменного имени

Случаи, когда сталкиваются права владельцев доменных имен, товарных знаков и фирменных наименований — одна из наиболее сложных тем в области интеллектуальной собственности. Как их избежать и что делать, если вы уже попали в такую ситуацию — рассказывает патентный поверенный (Группа Патентных поверенных IPCredo) Галина Скобкарёва.

Что нужно знать про домен

— С точки зрения законодательства, как белорусского, так и международного, доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности. В ст. 980 Гражданского кодекса Беларуси к средствам индивидуализации отнесены: фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания. Для начала определимся с понятиями.

**Галина Скобкарёва**
Патентный поверенный

Фирменное наименование — это название юридического лица, под которым ведется предпринимательская деятельность. Оно определяется учредителями, и право на него возникает в момент регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ), действует бессрочно до ликвидации юридического лица.

Товарный знак и знак обслуживания — это обозначение, которое позволяет отличать товары или услуги одного лица от однородных товаров или услуг других лиц. Отличие товарного знака от знака обслуживания только в том, что первый используется для товаров, а второй — для работ и услуг. Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации в патентном ведомстве, удостоверяется свидетельством на товарный знак и действует на определенной территории.

К примеру, «Ромашка» может быть и товарным знаком, и фирменным наименованием.

Географическое указание включает в себя два понятия:

«Наименование места происхождения товара» — это название страны или местности, характерными свойствами которых пользуются производители этого региона для обозначения качества и индивидуализации товара. Правовая охрана наименования места происхождения товара предоставляется на основании его регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности.
«Указание происхождения товара» может быть представлено в виде названия географического объекта, например, «Сделано в Беларуси», или в виде изображения, к примеру — государственный флаг, и не подлежит обязательной регистрации.

Доменное имя к объектам интеллектуальной собственности не относится, а значит, не имеет защиты.

В то же время практически любой бизнес имеет сайт, а значит, и доменное имя. Когда доменное имя является общеупотребимым термином (к примеру — аптека) или дублирует фирменное наименование вашей компании, ситуации, связанные с нарушением исключительных прав, практически невозможны. Но зачастую наименование компании — одно, название сайта — другое, товарный знак, при его наличии, — содержит третье. Естественно, есть ситуации, когда каждая линейка продукции имеет свой бренд, и такой подход является необходимостью, но чаще всего наименования выбирают спонтанно, что имеет ряд недостатков и последствий.

Если в вашем доменном имени содержится чужой товарный знак или фирменное наименование, его владелец может подать на вас в суд и отобрать доменное имя.

На каком основании? Согласно ст. 1019 Гражданского кодекса Беларуси и ст. 3 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» владелец товарного знака имеет исключительное право использовать его, а также вправе запрещать использование товарного знака другими лицами. В соответствии со ст. 20 этого же закона использованием товарного знака является в том числе и его упоминание в доменном имени. При этом пункт 38 Инструкции о порядке регистрации доменных имен предупреждает о том, что следует избегать названий, совпадающих с наименованиями зарегистрированных средств индивидуализации — фирменных наименований и товарных знаков.

Последствием несоблюдения этой рекомендации может быть передача права на администрирование домена владельцу товарного знака — на основании решения суда.

Следовательно, если ваше доменное имя не дублирует ваше название компании или не зарегистрировано в качестве товарного знака, вы рискуете. Вопрос в том, оправдан ли риск. Предположим, средняя стоимость разработки сайта — 1500−2000 белорусских руб. ($ 700−1000). Минимальный бюджет на продвижение сайта в Google и Yandex — 100 руб. ($ 50). Как правило, перенести архив на другой домен не сложно. В данном случае вы теряете только трафик на сайт, а это напрямую связано с объемом реализации и вашей выручкой. При нарушении чьих-то прав есть риск серьезных убытков — не только в связи с потерей клиентов и дополнительными расходами по раскрутке нового сайта, но и в связи с судебными издержками.

Также лакомым кусочком для недобросовестных конкурентов является регистрация уже раскрученного доменного имени в качестве товарного знака с последующим предложением покупки его по завышенной цене. Да еще и под угрозой запрета его использования.

Немного судебной практики

Но если дело доходит до судебного разбирательства, порядок цифр другой. Сумма расходов по оплате помощи адвоката в суде по подобным делам составляет около 2000−5000 бел. руб. ($ 945−2360). Государственная пошлина по подаче иска в суд — 1275 рублей ($ 600). Нотариальный тариф за осмотр письменного доказательства — 100−300 руб. ($ 47−140). И все эти расходы истец вправе взыскать с ответчика. Таким образом, вы теряете не только трафик на сайт, но и минимум 3000 руб. ($ 1417).

Пример. По решению судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Беларуси в июне этого года было удовлетворено требование истца — предприятия «К» к ответчику «Ч» о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак. Было запрещено использовать обозначение «а» в доменном имени «а».бел, сходном до степени смешения с товарным знаком. Также право на администрирование домена «а».бел передано предприятию «К», и все судебные расходы взысканы с ответчика «Ч» в пользу предприятия «К».

Опять же, давнее громкое дело известной «G.Inc.» (США), когда по решению суда белорусскому юридическому лицу было запрещено использовать обозначение «google» в доменном имени, и с ответчика были взысканы немалые судебные расходы.

Опасные ситуации

Отмечу, что регистрация и согласование фирменного наименования регулируются Постановлением Министерства юстиции Беларуси от 5 марта 2009 г. № 20. Согласовывать фирменное наименование, являющееся зарегистрированным товарным знаком, не запрещено. В такой ситуации права владельца товарного знака нарушаются.

Существует также обратная ситуация, когда регистрируется товарный знак, нарушающий права владельцев фирменного наименования.

Согласно ст. 5 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» зарегистрировать обозначение, тождественное или сходное с фирменным наименованием в качестве товарного знака, нельзя. Однако на практике такие ситуации возникают.

К примеру, потребителю все равно: «Ромашка» — это товарный знак или фирменное наименование и кому оно принадлежит. Если он привык покупать товар, маркированный обозначением «ромашка», то он будет его покупать. Но как это отразится на финансовом состоянии конкурентов и чья репутация будет использоваться? Естественно предположить, что будут нарушены исключительные права того, кто появился на рынке раньше, приобрел известность и завоевал репутацию. Несмотря на то, что оба владельца исключительных прав — и на товарный знак, и на фирменное наименование, приобрели их законным путем. В этой ситуации, при условии одинаковой деятельности, они просто будут забирать клиентов друг у друга. Определяющим фактором будет дата возникновения прав. Для фирменного наименования — это дата внесения в ЕГРЮЛ, для товарного знака — дата подачи заявки.

К тому же, согласно ст 8. Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, фирменное наименование охраняется во всех 150 странах, подписавших конвенцию. Теоретически возможно возникновение конфликтов и с иностранными компаниями, при условии, если территория и виды деятельности конкурентов совпадают. Так, есть опыт российских коллег, когда столкновение интересов китайской компании WEDO TOOLS CO и общества с ограниченной ответственностью «ВЕДО Рус» привело к аннулированию товарного знака последнего именно по причине более раннего возникновения прав на фирменное наименование.

Как минимизировать риски

Не попасть в описанную выше ситуацию или хотя бы минимизировать риски — достаточно просто.

Формула успеха: фирменное наименование — товарный знак — доменное имя.

При регистрации одного из элементов проверьте, нет ли с таким же наименованием других. К примеру:

При регистрации товарного знака целесообразно проверить и базу фирменных наименований (хотя бы белорусских) и свободен ли домен
При регистрации домена советую проверить, нет ли подобных товарных знаков и фирменных наименований
При регистрации компании необходимо удостовериться, что нет сходных товарных знаков и свободен ли домен.

Как минимум это знание поможет вам владеть ситуацией и действовать осознанно, ведь незнание, сами понимаете, не освободит вас от ответственности.

Если вы обнаружили, что существуют препятствия в виде тождественных или сходных наименований, необходимо дальше оценивать однородность видов деятельности и территорию действия исключительных прав. Нарушение происходит только в том случае, если территория действия прав и вашей деятельности, а также виды деятельности совпадают.

В любом случае выход есть. Даже если ваше наименование совпадает с чужим, можно найти наиболее оптимальные пути решения конфликта — поменять наименование или… рисковать осознанно.