Инструкция, как зарегистрировать товарный знак и защититься от посягательств конкурентов

Что компании нужно сделать для регистрации своего товарного знака в Беларуси и за рубежом. Какие меры по его защите принимать. Рассказывает Юлия Прокопенко, юрист компании Revera Consulting Group.

– В Беларуси ситуация с регистрацией и защитой товарных знаков (ТЗ) по-своему уникальна. С одной стороны, некоторые мировые бренды не считают наш рынок перспективным, а потому и не обращают внимания на всякого рода подделки своих торговых знаков. С другой – все чаще наблюдаются спорные ситуации между компаниями, которые работают внутри страны. 

Мы считаем, что тенденция к использованию чужих товарных знаков будет расти. Экономический прогноз на ближайшее время не самый оптимистичный. Особенно актуальной в такие периоды  становится тема «фейков» и недобросовестной конкуренции.

Ситуация: компания длительное время производит мягкие игрушки, заняла долю рынка и закрепилась на нем. Она маркирует товар под определенным названием, но не регистрирует товарный знак.

Через несколько лет на рынок приходит конкурент и регистрирует ТЗ, под которым выпускается продукция компании.

Итог: компании придется долго оспаривать такую регистрацию ТЗ либо вовсе отказываться от выпуска товара. Кроме остальных негативных последствий, конкурент по сути забирает деньги компании, «вложенные» в развитие продукта.

Как зарегистрировать товарный знак в Беларуси

Регистрирует товарный знак и контролирует права на его использование Национальный Центр интеллектуальной собственности (НЦИС).

Расскажу, как происходит регистрация ТЗ.

Подача заявки на регистрацию

1. В ней указывается наименование компании-заявителя и ее реквизиты, место нахождения.

2. К заявке прилагается обозначение (изображение) товарного знака, с указанием цвета или цветового сочетания, с текстовым пояснением.

При этом есть несколько особенностей:

• Товарный знак может быть выполнен в стандартном виде – кириллицей, латиницей либо арабскими цифрами, без специально выполненной графики (например, дизайнерского шрифта). В этом случае, образец изображения должен быть размещен внутри квадрата 8*8 см.
• Если компания разрабатывала собственный дизайн для товарного знака, то для регистрации черно-белого изображения предоставляется 5 экземпляров образца (внутри квадрата 8*8 см). Если товарный знак в цветном исполнении – предоставляется 8 экземпляров изображений в цвете и 2 черно-белых экземпляра (внутри квадрата 8*8 см).

3. Указывается перечень товаров, для которых используется (планируется использовать) товарный знак. 

• Для каждого товара указывается его класс, согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
  Сейчас применяется ее 10 редакция. Она содержит 34 класса товаров (с 1 по 34) и 11 классов услуг (с 35 по 45). 
• Чтобы не допустить регистрацию товарных знаков конкурентами, для сопутствующих товаров, даже если их выпуск еще не начат, целесообразно регистрировать один и тот же товарный знак. Например, сопутствующими товарами для пива (класс 32 МКТУ) могут быть орешки (класс 29 МКТУ)

Оплата патентной пошлины

• Для товарного знака одного класса размер пошлины составляет $450 – за подачу заявки и проведение экспертизы заявленного обозначения.
• За каждый следующий класс необходимо доплатить $50.

В случае, если экспертиза пройдет успешно, необходимо будет доплатить $200 за выдачу свидетельства на товарный знак.

Проведение экспертизы (осуществляет НЦИС):

• Предварительная – в течение 2 месяцев. За это время проверяется правильность оформления документов и их комплектность, правильности уплаты патентной пошлины и т.п.
• Затем проходит экспертиза заявленного обозначения. Нормативный срок для нее не установлен. На практике она занимает 1-1,5 года. На этой стадии исследуются особенности самого обозначения, его графические характеристики, проверяется, есть ли основания, по которым зарегистрировать ТЗ нельзя.

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Перечень для отказа в регистрации товарного знака достаточно широкий.

ТЗ не будет зарегистрирован, если он:

• Не имеет признаков различия (например, это «стандартный» зеленый прямоугольник)
• Вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (например, ксерокс)
• Состоит исключительно из знаков, указаний и проч., которые используются для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или сбыта (например, товарный знак «Фликер» –  для световозвращающих элементов)
• Способен ввести в заблуждение потребителя о товаре, месте его происхождения или изготовителя (например, минеральная вода California, производимая белорусской компанией)
• Противоречит принципам гуманности, морали и проч.
• Тождественен или сходен с ранее зарегистрированными товарными знаками, фирменными наименованиями, промышленными образцами
• Является общепринятым символом и термином (например, изображение смайла)

Отмечу, что услугами НЦИС можно воспользоваться по ускоренной регистрации. Ее стоимость – около 4 млн белорусских рублей. В этом случае обладателем свидетельства о регистрации ТЗ можно стать за 8-9 месяцев.

Где зарегистрировать товарный знак за рубежом

Международная регистрация товарного знака охраняет его в странах, которые выберет заявитель. Можно выбрать несколько способов:

1. Беларусь подписала Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему. И сегодня зарегистрировать ТЗ можно в любой из 95 стран-участниц соглашения по достаточно несложному механизму – через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Вопрос с регистрацией во многих странах решается путем  подачи заявки и единовременной уплаты пошлины. Вспомогательных документов (перевода или легализации подписи) не требуется

Размер пошлины зависит от количества стран, в которых испрашивается защита. Например, при регистрации товарного знака для трех классов во всех странах  ЕС размер пошлины составляет около $1 900.

Пакет документов включает:

• Заявление
• 2 экземпляра изображения товарного знака размером 8*8 см – дополнительно к экземпляру, помещенному на бланке заявки
• Копии документов об уплате международной пошлины
• Копия документа об уплате национальной пошлины (о размере пошлины в НЦИС я писала выше)

До подачи заявки на международную регистрацию знак должен быть заявлен на регистрацию в НЦИС.

2. Во всех странах ЕС можно зарегистрировать товарный знака и через OHIM (Офис по гармонизации на внутреннем рынке, занимается охраной прав на использование торговых знаков). Это обойдется в €900.

Однако есть определенный риск: если в регистрации товарного знака будет отказано хотя бы в одной стране, он не будет зарегистрирован в Евросоюзе в целом.

При международной же регистрации отказ какой-либо страны не влечет автоматического отказа в других регионах.

Как еще, кроме регистрации, можно защитить товарный знак в Беларуси

Еще одной мерой является признание товарного знака общеизвестным. Если вы получите такой статус, то сможете отстоять интересы не только в споре с производителем однородного товара, но и в споре с компаниями, которые выпускают любые другие товары. Например, если товарный знак зарегистрирован для мягких игрушек и будет признан общеизвестным – это позволит запретить его использование любым производителям любого иного товара, будь то стиральные машины или ПО.

Правда, процедура эта не самая простая. Правообладателю надо доказать, что его товарный знак действительно широко известен. Он должен  представить информацию:

• О продолжительности, интенсивности и регионе использования товарного знака в Беларуси
• О деятельности по продвижению товарного знака, включая рекламу
• О продолжительности и количестве регистраций/заявок на регистрацию ТЗ в странах мира
• О признании товарного знака общеизвестным в иностранных государствах. О ценности в глазах потребителя, присущей этому товарному знаку
• О результатах опроса потребителей, которые показывают уровень осведомленности о ТЗ

Общеизвестных товарных знаков в Беларуси всего 16. Например, из тройки мобильных операторов таковым является только один.

Что делать, если права на использование товарного знака нарушены

1. Установить факт недобросовестной конкуренции:

• Обратиться в антимонопольный орган с заявлением
• Обратиться в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 

2. Оспорить регистрацию товарного знака конкурентов – подать возражения против предоставления им правовой охраны ТЗ. Возражения подаются в Апелляционный совет при НЦИС.

На практике мы нередко сталкиваемся с ситуациями, в которых можно усмотреть недобросовестную конкуренцию. Вот один из примеров, названия компаний – условны.

ЗАО «Фарма-Минск» (Беларусь) и ЗАО «Фарма-Рига» (Латвия) занимались на территории нашей страны оптовой торговлей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

«Фарма-Рига» владела международной регистрацией товарных знаков «1» и «2». Но производилось и поставлялось в Беларусь только лекарственное средство «2».

В феврале 2010 компании приняли участие в централизованном конкурсе на поставку в Беларусь лекарственных средств. «Фарма-Минск» представила препарат «1», а «Фарма-Рига» – препарат «2». В состав обоих лекарств входило одно и то же активное действующее вещество, поэтому они были признаны взаимозаменяемыми. В результате конкурса обе компании подписали контракты на поставку.

И тут началось самое интересное. После проведения конкурса «Фарма-Рига» направило в адрес «Фарма-Минск» и организаторов конкурса письма. В них было указано, что «Фарма-Минск», участвуя в распространении препарата «1» на территории нашей страны, нарушает исключительные права «Фарма-Рига» на этот товарный знак (напомним, она владела международной регистрацией на препарат «1»).

Прозвучало заявление о намерении обратиться в правоохранительные органы и в суд за защитой прав.

В дело вступила компания «Фарма-Минск». Она обратилась в антимонопольный орган – Департамент ценовой политики Министерства экономики с заявлением, что «Фарма-Рига» нарушило антимонопольное законодательство. Мол, компания использует свои исключительные права на товарный знак «1» для ограничения конкуренции на белорусском рынке.

Действия «Фарма-Рига» были признаны недобросовестной конкуренцией. Это решение она обжаловала  в Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности. Однако, в конечном итоге, суд подтвердил законность решения Департамента ценовой политики.

Также «Фарма-Минск» подало в Апелляционный совет при патентном органе возражения – против предоставления правовой охраны товарному знаку «1» (принадлежащему «Фарма-Рига») на территории Беларуси. Орган признал эту правовую охрану частично недействительной (в отношении товаров пятого класса МКТУ – фармацевтические препараты).

Выводы: «Фарма-Рига регистрировала товарный знак в Беларуси в большей степени не для его правовой охраны, а для устранения с рынка конкурента. Это было установлено антимонопольным органом и судом.

История – наглядный пример, что с недобросовестными действиями конкурентов можно бороться, даже если они обзавелись регистрацией товарного знака.