«Микки Маус в шапке все равно Микки Маус». Почему нельзя заимствовать у других элементы товарного знака и регистрировать его потом как свой, оригинальный

Вдохновляясь чужим успешным опытом, важно помнить, что любые даже несознательные заимствования могут обернуться претензиями и разбирательствами в суде. Как этого избежать, как защищать свой товарный знак рассказал на встрече Клуба Про бизнес Павел Клеменцов, ведущий юрист компании REVERA, патентный поверенный Республики Беларусь.

Бренд и товарный знак — это не одно и то же

— Охрана предполагает под собой действия, которые направлены на закрепление за объектом интеллектуальной собственности какого-то правового статуса. Фактически это подача заявки на регистрацию товарного знака и его регистрация. Защита предполагает уже набор определенных действий, которые направлены на восстановление этого объекта в нормальное состояние, т.е. на предотвращение нарушений.

Бренд — это более широкое, комплексное понятие, которое, кроме товарного знака, включает еще много других объектов, в частности, фирменные наименования, другие объекты интеллектуальной собственности. Это совокупность ассоциаций и образов, которые позволяют вашему продукту быть узнаваемыми среди целевой аудитории, и выделять вас среди конкурентов своими особенностями.

Товарный знак — это уже юридическое закрепление. Регистрация товарного знака — один из самых простых способов защиты и охраны вашего бренда, т.е. это «паспорт» бренда. Это могут быть словесные, буквенные, цифровые, изобразительные, комбинированные обозначения, цвета. С недавнего времени даже отдельный цвет может быть зарегистрирован как товарный знак. В Беларуси пока, насколько нам известно, таких товарных знаков не было, но в мировой практике есть, например — бирюзовый цвет у Tiffany, или объемные товарные знаки, например, бутылки от Coca-Cola. Однако не везде такой опыт актуален: недавно к нам обратился клиент с запросом на регистрацию товарного знака, состоящего исключительно из трех цифр в отношении зажигалок. В ЕС у него такая регистрация есть, но он хотел получить ее и в России. Ему отказали в принятии заявки, потому что и в таком обычном сочетании символов должен быть какой-то творческий замысел, какая-то отличительная особенность.

В Европе, США есть обонятельные и звуковые товарные знаки. Например, запах конского пота для автомобильного бренда Mustang, или запах скошеной травы — для теннисных мячиков. В сфере парфюмерии это распространенная история. У нас такой практики пока нет. Может быть, когда-нибудь будет.

Основания для отказа в регистрации товарного знака

Не любое обозначение может регистрироваться как товарный знак. Законодательство о товарных знаках содержит два основных набора ограничений для регистрации: так называемые абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации. Абсолютные основания подразумевают такие основания, при наличии которых обозначение в принципе не может быть зарегистрировано как товарный знак, не потому что оно кем-то уже занято, а просто этого нельзя сделать, т.е., например, речь про обозначение, которое противоречит общественным интересам, принципам гуманности, морали, нравственности.

Пример: компания, которая занималась производством алкогольных напитков, захотела зарегистрировать товарный знак для хреновухи (крепкий алкогольный напиток, настоянный на корне хрена, — прим. «Про бизнес») товарный знак «Ядрен корень». Компания подала заявку на регистрацию, а ведомство отказало, объяснив это тем, что ядрен корень — это нецензурное выражение, а значит противоречит нравственности.

Другой похожий кейс: компания, которая занимается производством сухариков и орешков «Рень». Клиенту нравилось название «Хрень». Они под это название разработали рекламную стратегию: пиар-акции, видео и т.д. Однако такой товарный знак им бы не зарегистрировали, зато зарегистрировали «Рень», а букву Х обозначали на упаковке или семечками, или сухариками. Мы не призываем искать способы обойти законодательство, но иногда все-таки можно найти выход при возможном отказе в регистрации.

Что касается относительных оснований для отказа в регистрации, это случаи, когда ведомство проверяет на наличие приоритетных прав. Если есть какие-то товарные знаки в отношении этих же категорий товаров и услуг, и они являются не обязательно идентичными, а в глазах потребителя или эксперта, которые проводят эту экспертизу, выглядят похожими на существующий товарный знак (сходными до степени смешения), то вам откажут в регистрации. И тогда придется доказывать с помощью патентных поверенных юристов или самостоятельно, если вам достаточно навыков и опыта, что эти знаки несходные, проводить соцопросы, собирать мнение многочисленных потребителей и доказывать, что для них это вообще разные знаки, никак не связанные друг с другом, относятся к разным товарам, и что по производителю никаких нет пересечений.

Регистрация товарного знака дает вам возможность блокировать недобросовестных конкурентов

У нас нет отдельно товарной марки, трейд-марки, бренда. Все это входит в понятие «товарный знак». Зачем товарный знак нужен? В принципе, нет жесткого обязательства его регистрировать, но мы всегда говорим, что это нужно в первую очередь для защиты ваших интересов. Регистрация дает вам возможность блокировать недобросовестных конкурентов, тех, кто под вас может «косить», либо использовать вашу деловую репутацию, пытаться выехать за счет вашей известности. Также регистрация позволит занять за собой доменное имя, потому что киберсквоттеры регистрируют домены популярных брендов (если этот бренд не защищен, у него нет доменного имени) в разных странах, а потом предлагают вам же его и покупать. Та же история происходит с товарными знаками.

Нашему клиенту, который разработал мобильное приложение и успешно его продвигал в течение 10 лет в США, в один день прислали письмо от американской юридической компании. Сотрудники компании предложили ему зарегистрировать у них товарный знак, но с весьма нетипичным условием: если он этого не сделает в сотрудничестве с ними, они зарегистрируют товарный знак сами «на себя», а ему потом запретят его использовать дальше. Клиент 10 лет использовал свой товарный знак, в США требуется подтверждение использования обозначений. Данная юридическая фирма явно не делала сама это приложение. Такая попытка мошенничества привела к тому, что клиент пришел к нам и мы зарегистрировали ему товарный знак.

Кроме того, регистрация товарного знака дает еще возможность монетизировать проект. Даже если вы его не собираетесь или не можете по каким-то причинам использовать сами, в какой-то момент можно продать, можно передать в составе лицензионного комплекса по договору франчайзинга. Так товарный знак хотя бы на стенке висеть не будет.

Когда и зачем нужен товарный знак?

• На этапе создания новой компании

Само название компании тоже может быть зарегистрировано как товарный знак. И это двойная, достаточно эффективная защита. Кстати, недавно у нас был клиент, которому брендинговое агентство разработало за большие деньги товарный знак. И выяснилось, что этот товарный знак, который он зарегистрировал и под ним уже какое-то время работал, совпадает с фирменным наименованием его условного конкурента. Он работает не совсем в той нише, но проблемы создать может, пусть и в виде претензий (что и произошло). Если вы работаете с дизайнерами, нужно быть внимательнее. Желательно, чтобы в договорах были прописаны положения, в которых нужно указать, что «вдохновляться» чужими идеями не стоит. Возможно, установить даже за это какую-то ответственность. Иначе эти ситуации могут привести к значительным тратам.

Нельзя заимствовать у других элементы товарного знака и регистрировать его потом как свой, оригинальный: если на Микки Мауса надеть шапку, то это все равно будет Микки Маусом. Он с шапкой не станет смурфиком.

• Для запуска нового продукта
• Для защиты уже существующего продукта. Это несоизмеримо с тем, сколько вы потом потратите, если будете работать без регистрации товарного знака.
• Для развития новых направлений в бизнесе или для выхода на новые рынки.

Как получить регистрацию товарного знака?

Товарные знаки регистрируются на определенные категории товаров и услуг и в конкретных государствах. Они не регистрируются сразу на все. Вам нужно выбрать из 45 классов (34 товарных класса и 11 классов услуг) Международной классификации товаров и услуг. При подаче заявки, если вы работаете с юристами, не нужно самим классифицировать товары или услуги, достаточно указать то, чем вы занимаетесь, или чем вы планируете заниматься. Дополнить заявку после подачи нельзя. Если вы подали заявку на продукты питания, например, а потом решили еще, например, одежду под этим брендом производить, то так сделать не получится, придется подавать новую заявку. А это новые сроки, новые пошлины, новые процессы.

Но надо помнить, что белорусский товарный знак не действует даже в России, не говоря уже про ЕС, США и т.д., как и наоборот. Условно товарный знак могут скопировать в России, и сказать, что это их продукт — такая ситуация может возникнуть, и ее нужно разрешать, если вы эту локацию рассматриваете как перспективную для своих интересов. Во всем мире вы товарный знак не защитите, все равно вы выбираете конкретные страны для деятельности.

Другая ситуация: зарегистрированный товарный знак существует в Беларуси, но сама компания его уже не использует долгое время (долгое время сейчас это 3 года, раньше было 5), а вы хотите и можете использовать этот товарный знак. В таком случае вам нужно будет собрать доказательства, что эта компания (владелец) 3 года товарный знак не использует: не рекламирует, в выставках не участвует, ни в каких торговых сетях не продает.

Товарный знак регистрируется на 10 лет с возможностью его неоднократного продления, пока бренд активен, пока он используется владельцем. Знак регистрируется в отношении определенной территории. Можно регистрировать знак по национальной процедуре либо по международной, т.е. если хотите защитить знак в какой-то стране, то вы не идете в каждое ведомство (во Франции, в Польше, в Украине), просто подаете через наше белорусское ведомство международную заявку, в которой указываете, в каких странах хотите осуществить регистрацию знака. Заявка фиксируется во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая находится в Женеве. Организация в свою очередь рассылает информацию в национальные ведомства, которые проводят экспертизу по своим правилам. И уже эти ведомства выносят решения о предоставлении охраны знака на своей территории либо об отказе. Тут нужно смотреть, как много стран вас интересует. У нас достаточно клиентов, которые регистрируют отдельно знаки в ЕС, отдельно знаки — в США. И это на самом деле быстрее. В ЕС регистрацию нужно получить за три месяца.

Важно: иногда у заявителей возникает мысль, что они уже знают, как будет называться бренд, но как они его будут использовать, как его лучше регистрировать, еще пока не знают. Базовая рекомендация — лучше товарный знак регистрировать в том виде, в каком он будет использоваться или уже используется. Если вы знаете, что у вас, например, красный логотип с каким-то особым шрифтом, и он там везде, то лучше его так и регистрировать. В США требуют подтверждения использования обозначений в том виде, в каком вы подаете его на регистрацию. У нас и в ЕС чуть-чуть с этим попроще.

Например, товарный знак «Gefest» зарегистрирован в черно-белом исполнении, но он практически так нигде не используется. На вывесках он или красный, или белый, на продукции он может быть серебристым, даже золотистым. А еще это общеизвестный товарный знак в Республике Беларусь. Если я, допустим, хотел производить обувь «Gefest», я мог бы это делать, если бы в свое время «Gefest» не признали общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком.

У нас по законодательству в Республике Беларусь допускается использование товарного знака с незначительными изменениями, не влияющими на общую различительную способность.

Что касается примерной раскладки по ценам:

1. За подачу заявки в отношении одного класса товаров и услуг пошлина составляет 38 базовых величин, сейчас это 1520 BYN.
2. В отношении каждого дополнительного класса добавится пошлина еще в 5 базовых величин, по 200 BYN.
3. Услуги патентных поверенных могут варьироваться, тут общую цифру назвать сложно.
4. После проведения экспертизы (примерно через 7 месяцев), если эксперты выносят положительное решение, за регистрацию надо заплатить еще 19 базовых величин, сейчас это 760 BYN. В идеале заявитель участвует только на этапе подачи заявки, т.е. в ходе проведения экспертизы у ведомства не возникает вопросов и, соответственно, заявителю не направляются запросы, на которые ему нужно отвечать.

Получение свидетельства на регистрацию товарного знака занимает у нас от 6 до 12 месяцев.

Перед регистрацией товарного знака всегда стоит проводить проверку разработанного бренда. Когда никаких препятствий нет, нет сходных регистраций, можно подавать заявку и регистрировать товарный знак.

Если выявлены какие-то сходные обозначения, то здесь есть несколько вариантов. В ситуации, когда вы уже вложили много денег в рекламные и маркетинговые мероприятия, сняли рекламу, арендовали помещение, оформили его, сделали брендбук, то можно попытаться обратиться к владельцу сходного товарного знака, заключить с ним лицензионный договор, получить письменное согласие на использование знака. При условии, что обозначения не идентичные, а просто сходные, у нас допускается регистрация таких обозначений с согласия владельца более ранних сходных регистраций, но если там упирается человек, в крайнем случае, аннулировать эту регистрацию, если он ее сам не использует. Можно отказаться от территории, на которой предполагали защиту своего товарного знака, если она не ключевая.

Намеренные и случайные нарушения права на товарные знаки

Нарушения прав на товарные знаки условно делятся на намеренные и случайные. С намеренными нарушениями все в принципе понятно: нарушитель осознает и понимает, что он нарушает чужие права, использует чужой бренд, у него нет на это разрешения. Случайное нарушение свидетельствует о том, что вы пришли на какую-то территорию, не знаете, что обозначение занято и не провели предварительную проверку. Но вы все равно понесете ответственность.

Однако бывают случаи, когда можно договориться, если вы объясните, что это случайное нарушение. Все равно лучше обращаться к юристам, потому что иногда бывает, что те, кто вам прислали претензию, злоупотребляют своим правом. Например, у них вообще знак давно не действует, зарегистрирован не на той территории, и они сами не являются его владельцем, но претензию вам все равно выслали. Кто-то бежит сразу платить компенсацию, кто-то может проверить ситуацию и выяснить, что нарушения по факту нет. Если претензию направляете вы, то необходимо собрать все доказательства.

В интернете многие думают, что можно нарушить права на товарный знак, завтра получить претензию, исправить положение и вопрос будет решен. Обычно, если вам приходит претензия, подписанная патентными поверенными, адвокатами, то скорее всего, все доказательства уже собраны. Они сходили к нотариусу, закрепили там содержание сайта, у них есть все копии страниц — все это заверено. Вряд ли получится сделать вид, что ничего не было.

Nota bene: Претензию нужно грамотно оформлять и направлять. Если вы потом собираетесь идти в суд, вы не сможете выйти за рамки требований, которые обозначены в претензии. Претензия должна содержать все, что вы хотите, и обоснования для этого. И кстати, неответ на претензию не лишает права того, кто ее направил, обращаться в суд, претензионный порядок будет соблюден. Конечно, всегда лучше стараться мирно решить спор, заключить лицензионный договор, может быть, какую-то компенсацию оплатить, но в таком случае нужно подписывать всегда соглашение о сосуществовании на рынке.